進歩性 複数の周知例を抽象化した技術を周知技術として認定することはできない

進歩性 複数の周知例を抽象化した技術を周知技術として認定することはできない。

 

判例No.34平成28年(行ケ)第10044号 審決取消請求事件

 

※以下は独自の解釈です。

 

1.実務上の指針

 主引用例に周知技術を適用することにより、対象の発明に容易に想到できるとされた場合、次の(1)(2)に該当すれば、次の(3)の主張をする余地がある。

 

(1)複数の引例にそれぞれ記載された複数の技術事項から、抽象化(一般化)された周知技術が認定されている。

(2)複数の引例にそれぞれ記載された複数の技術事項は、それぞれ互いに異なる目的で使用されている。

(3)認定された周知技術は、複数の周知例を抽象化したものである。しかも、複数の引例にそれぞれ記載された複数の技術事項の目的が互いに異なることを考慮すると、周知技術が複数の技術事項の組み合わせに相当するとしても、このような組み合わせは容易ではない。したがって、当業者は、このように抽象化したものを周知技術として把握できない。

 

2.判決の概要

2.1.本件発明の要点

 第1~第3の化合物半導体層を、それぞれn型、p型、p型として、この順に積層した赤外線センサ。この赤外線センサでは、第3の化合物半導体層のp型ド-ピング濃度が第2の化合物半導体層のp型ド-ピング濃度よりも高い。これにより、第2の化合物半導体層への赤外線入射で発生した電子と正孔のペアのうち電子が、第3の化合物半導体層へ拡散することを防止できる。

 

2.2 相違点

 主引用例(引用発明C)のπ-InSb層は、本件発明の第2の化合物半導体層に対応するが、「Undopted」とされているから、本件発明においてp型ド-ピングされた第2の化合物半導体層と実質的に相違する。

 

2.3 審決における相違点の判断

 赤外線検出器において、雑音を低減する手段として,赤外線検出器の光吸収層をp型ドーピングして所望のp型キャリア濃度にすることは,本件特許の出願日当時,周知である。

 

2.4 判示事項

 審決が認定した周知技術は、複数の引用例に記載された技術事項を抽象化したものであるで、このように抽象化した技術事項を周知技術として認めることができない。

 

 次の『』の記載は、これに関する上記判例からの抜粋です。

『このように,引用例3,引用例4,甲5,甲6には,光吸収層のドーピングの調整によって,量子効率の最大化,ライフタイムの最大化,ノイズの最小化,熱によるキャリア生成に対する光によるキャリア生成の比率の最大化,熱生成-再結合が起こる領域の最小化,オージェ再結合の抑制が図られる旨記載されているものである。また,甲7には,オージェ制限のある光検出器の検出能力の最大化は,p型ドーピングによって実現できる旨記載されている。

そうすると,赤外線検出器の検出能力を向上させるためには,その目的に応じて,光吸収層のドーピングを調整することが必要であるというべきである。引用例3,引用例4,甲5ないし7から,おおよそ赤外線検出器の検出能力を向上させるための技術事項として,「光吸収層のドーピングが,他の層のドーピング等とともに適切に設計されること」(前記①)や,光吸収層のドーピングが「ノンドープ,p型及びn型のいずれも可能であること」(前記②)といった抽象的な技術事項は認めることはできない。

 ・・・したがって,前記①及び②の周知技術は認めることができない。』

 

弁理士 野村俊博

進歩性 主引用例に副引用例を適用する際に副引用例の構成を変更すると対象発明の構成に至る場合に、当該変更によって副引用例の効果が失われる場合には、当該変更は容易ではない。

進歩性 主引用例に副引用例を適用する際に副引用例の構成を変更すると対象発明の構成に至る場合に、当該変更によって副引用例の効果が失われる場合には、当該変更は容易ではない。

 

判例No.33平成28年(行ケ)第10265号 審決取消請求事件

以下は独自の解釈です。

 

1.実務上の指針

 主引用例に副引用例を適用する際に、副引用例の構成を周知技術に基づいて変更すれば、対象発明の構成に至る場合に、次の(1)に該当すれば、当該適用の際に副引用例の構成を変更することは容易ではない。

 

(1)副引用例の構成を周知技術に基づいて変更すると、変更前の副引用例の効果が失われてしまう。

 

2.上記判例における本件発明と主引用例と副引用例

・本件発明

 本件発明では、盗難防止対象物に取り付ける盗難防止タグが、暗号コードを一部に含む解除指示信号を受信し、解除指示信号に含まれる暗号コードが、記憶されている暗号コードと一致するかを判断し、一致する場合には、その警報出力状態を解除する。

 

・主引用例

 主引用例では、盗難防止タグが、コード信号を受信し,前記コード信号を受信したと判定したら、その警報動作を解除する。

 

・副引用例

 副引用例では、盗難防止用の付け札は、受信したコード信号が、記憶されているコード信号と一致しているかを判断し、一致している場合には、その警報動作を解除する。

 

3.主引用例に副引用例を適用した構成と本件発明との共通点および相違点

 共通点:主引用例に副引用例を適用して得られる構成では、盗難防止タグが、コード信号を受信し、コード信号が、記憶されているコード信号と一致するかを判断し、一致する場合には、その警報出力状態を解除する点で、本件発明と共通する。

 相違点:主引用例への副引用例の適用では、本件発明の事項A「解除指示信号の一部に暗号コードが含まれている」には至らない。

 

3.判示事項

 周知技術「信号がコードを一部に含み,この信号に含まれるコードについて一致判断をする」に基づいて、主引用例に副引用例を適用して得られる構成を変更して上記事項Aに至るようにすることは、通常、容易ではなく,副引用例の構成を変更することの動機付けについて慎重に検討すべきであるとされた。

 これについて、次の「」内は、上記判決からの抜粋です。

 

上記判決からの抜粋:

「引用発明Aに引用例3事項を適用しても,相違点2に係る本件訂正発明8の構成に至らないところ,さらに周知技術を考慮して引用例3事項を変更することには格別の努力が必要であるし,後記(ウ)のとおり,引用例3事項を適用するに当たり,これを変更する動機付けも認められない。主引用発明に副引用発明を適用するに当たり,当該副引用発明の構成を変更することは,通常容易なものではなく,仮にそのように容易想到性を判断する際には,副引用発明の構成を変更することの動機付けについて慎重に検討すべきであるから,本件審決の上記判断は,直ちに採用できるものではない。」

 

 より詳しくは、次のように判断された。

 周知技術に基づく上記変更で、さらに,何らかの効果が得られるかは不明であり、当該変更により、副引用例が目的としている効果が失われてしまう。すなわち、副引用例では、コード信号である終了メッセージの時間スロット数が固定されていることにより、他の信号との識別が可能となっているのに、終了メッセージの時間スロット数を増やして、終了メッセージの一部にコード信号が含まれるようにすると、他の信号とコード信号との識別ができなくなってしまう。

 

弁理士 野村俊博

進歩性 請求項において構成に関する記載により引例との相違が明確にならない場合には、引例と異なる技術的意義を請求項に記載することもできる。

進歩性 請求項において構成に関する記載により引例との相違が明確にならない場合には、引例と異なる技術的意義を請求項に記載することもできる。

 

判例No32 平成29年(行ケ)第10001号 審決取消請求事件

以下は、独自の見解です。

 

1.判例の概要

 本件発明(特願2014-116674号の請求項1に係る発明)における構成要素A「支柱が貫通する筒状の基礎体」が、引例(実開昭63-59973号)における構成要素a「支柱が貫通するパイプ」に対応する(と異なる)か否かが争われた。

 

 請求項1の記載からは、「筒状の基礎体」の技術的意義が不明確であるため、明細書を参酌して、その技術的意義が解釈された。

 その結果、構成要素Aは、当該技術的意義を有しない構成要素aには対応しないとして拒絶審決が取り消された。すなわち、本件発明の「筒状の基礎体」は引例の「パイプ」と異なるとして、拒絶審決が取り消された。

 

2.考察

 上記判例では、本件発明の「筒状の基礎体」の構成が、引例の「パイプ」の構成と異なることを、請求項1において表現するのは、かなり難しそうに思えた。本件発明の「筒状の基礎体」と引例の「パイプ」は、いずれも筒状であり、しかも、地中において、その内側にいずれも土や砂が充填されるようになっているからである。本件発明の「筒状の基礎体」の内側には土が充填され、引例の「パイプ」の内側において支柱との隙間に砂が充填されるようになっている。

 このように、請求項1における構成の表現により、「筒状の基礎体」が引例の「パイプ」と相違することを明確にするのが困難であったため、審査と審判で特許査定が得られなかった印象を受けた。

 

 上記判例では、本件発明の「筒状の基礎体」の技術的意義が引例の「パイプ」と異なることにより、両者が互いに異なるとされたので、請求項において、技術的意義を請求項に記載する補正も有効であると思う。これにより、特許庁での審査段階又は審判段階でスムーズに特許される可能性が高まるように思える。引例と構成が同じであっても、異なる技術的意義、機能又は目的が請求項に記載されていたことによって特許となった判例には、例えば次の3つがある。

進歩性 構成が同じでも機能が異なれば特許になる(物の発明)。 - hanreimatome_t’s blog

進歩性 使用時の状態の相違 目的の特定 - hanreimatome_t’s blog

進歩性 機能で進歩性が認められる。 - hanreimatome_t’s blog

 上記判例では、「筒状の基礎体」の技術的意義が、「支柱の荷重を地盤に伝え,地盤から抵抗を受ける」ことであると判断されたので、上記判例の場合には、「筒状の基礎体は、支柱の荷重を地盤に伝え,地盤から抵抗を受ける」というような記載を審査段階で請求項1に追加する補正も、スムーズな権利化の観点から有効であるように思える。

 

弁理士 野村俊博

権利範囲 請求項において明確な用語も明細書を参酌して解釈される。

権利範囲 請求項において明確な用語も明細書を参酌して解釈される。

 

判例No. 31 平成18年(ネ)第10007号損害賠償請求控訴事件

 

以下は、上記判例について検討した独自の内容です。

 

1.実務上の指針

 侵害訴訟の場面では、特許発明の権利範囲に関して、特許請求の範囲に記載された用語の意義は、下記(1)の場合だけでなく、下記(2)の場合でも、明細書及び図面を考慮して解釈される。

 

(1)特許請求の範囲に記載された用語が、特定の意味で使用されている抽象的かつ機能的な表現であるため,その技術的意義が当業者にとって理解できない場合

 

(2)特許請求の範囲の文言が一義的に明確である場合

 

 上記(2)のように、特許請求の範囲の文言が一義的に明確であるか否かにかかわらず、特許請求の範囲の用語の意義は、明細書及び図面を考慮して解釈されるので、特許請求の範囲で使用する用語の定義や関連の記載を、当該用語が希望の権利範囲内となるように記載しておく。

 特に、権利範囲の解釈に発明の課題及び作用効果が参酌されるので(権利範囲の解釈に発明の課題及び作用効果が考慮される - hanreimatome_t’s blog)、当該課題を解決し当該作用効果を得るための最小の必須要件を慎重に検討して確認し、当該最小の必須要件に関連させながら、請求項の文言(用語や表現)についての説明や定義を明細書に記載する。

 例えば、「透液性」という用語は、液体を少しでも透過させれば、透液性を有するのか否かが理解できないので、明細書の記載(例えば実施例)を参酌して必要以上に限定解釈される可能性が高いと思われる。そのため、どの程度の透液性であれば、発明の課題を解決し発明の作用効果が得られるのかを、明細書に記載しておく。例えば、明細書において、透液性を、課題及び作用効果と関連させて記載する。可能であれば、更に、意図する権利範囲となるような透液性を表す数値範囲を一例として明細書に記載しておく。

 

2.上記判例の判示事項の独自解釈

 上記判例では、請求項1の用語「読出順序データ」が明細書を参酌して限定解釈された結果、被製品が請求項1の権利範囲外となった。

 次の「」内は、上記判例からの抜粋です。

 

「当該特許発明の特許請求の範囲の文言が一義的に明確なものであるか否かにかかわらず,願書に添付した明細書の発明の詳細な説明の記載及び図面を考慮して,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈すべきものと解するのが相当である。」

 

弁理士 野村俊博

進歩性 本件発明と主引用例とで、課題の相違により構成要素の大きさや強度などが相違するといえる場合、当該課題を解決する本件発明の発明特定事項は、容易に想到できたものではない。

進歩性 本件発明と主引用例とで、課題の相違により構成要素の大きさや強度などが相違するといえる場合、当該課題を解決する本件発明の発明特定事項は、容易に想到できたものではない。

 

判例No30 平成21年(ネ)第10028号特許権侵害差止等請求控訴事件

 

 以下は、独自の見解です。

 

1.実務上の指針

 対象発明が次の(1)と(2)の場合には、(2)を理由として、次の(3)を主張することにより、対象発明の進歩性が認められる可能性が高い。

 

(1)対象発明の請求項に記載により特定される事項Aは、主引用例との相違点となる。

(2)上記事項Aから対象発明の課題を解釈でき、この課題が主引用例の発明の課題と異なることにより、上記事項Aに含まれる構成要素の大きさや強度などの構造にも、主引用例との違いが生ずる。

(3)上記事項Aは、当業者にとって適宜考慮し得る単なる設計事項ということはできず、事項Aを埋めるような副引用例の適用も容易でない。

 

2.上記判例の本件発明について

 本件発明は、特許第第3499754号の発明であり、その請求項1は、次の「」内の通りです。

 

「【請求項1】基礎コンクリートに固定されたテツダンゴ上に載置され、かつ、複数のアンカーボルトおよびこれらに螺合された複数のナットを介して前記基礎コンクリートに仮止めされたベースプレートを有する鉄骨柱の建入れ直し装置であって、上部および下部を有するフレームと、該フレームの上部を貫通し前記フレームの下部に向けて伸びるボルトと、前記フレームの上部およびその下部間に配置されかつ前記ボルトに螺合され、前記ボルトの軸線方向にのみ移動可能であるナットとを含み、前記ナットの上方に前記ベースプレートの縁部を配置可能である、鉄骨柱の建入れ直し装置。」

 

3.本件発明との相違点

本件発明と主引用例(乙1発明:特開昭60-112597号公報)とは,『本件発明は「基礎コンクリートに固定されたテツダンゴ上に載置され,かつ,複数のアンカーボルトおよびこれらに螺合された複数のナットを介して前記基礎コンクリートに仮止めされたベースプレートを有する鉄骨柱の建入れ直し装置」(構成要件A及びF)であるのに対し,乙1発明は「地面からの車両ホイスト」である点』で相違する。

ここで、『』内は、上記判例からの抜粋です。

 

4.判例の独自解釈

 以下は、上記判例を独自に解釈した内容です。

 本件発明では、請求項1の記載から、ベースプレートの重量は、主にテツダンゴにより支持され、ナットは、ベースプレートの傾きを調節するために、ベースプレートの縁部を上下位置調節可能に支持すると解釈できる。

 これに対し、主引用例では、チャリオット(本件発明のナットに対応)により、車両の全重量を支持して、車両を持ち上げる。

 したがって、主引用例には、車両(本件発明のベースプレートに対応)の傾きを調節するという課題が記載されていない。そうすると、主引用例におけるチャリオットに関する大きさや強度などの構造は、本件発明において、ベースプレートの重量の一部のみを支持するナットに関する大きさや強度などの構造と異なる。

 よって、上記相違点に係る本件発明の事項は、当業者にとって適宜考慮し得る単なる設計事項でなはなく、当該事項を埋めるような副引用例の適用も容易でない。

 

弁理士 野村俊博

進歩性 一体不可分の複数の構成から一部の構成だけを分離するのは、容易でない。

進歩性 一体不可分の複数の構成から一部の構成だけを分離するのは、容易でない。

判例No.29 平成22年(行ケ)第10162号 審決取消請求事件


1.実務上の指針
 対象発明の進歩性が、次の(1)により否定されている場合に、次の(2)に該当すれば、次の(3)の主張ができる。

 なお、対象発明の進歩性が、次の(1)により否定されている場合に、次の(2’)に該当する場合でも、次の(3)の主張ができると思う。


(1)主引用例に周知技術の構成Aを適用することで、本発明に容易に想到できる。
(2)主引用例に適用する周知技術の構成Aは、周知技術における他の構成Bにより必然的に生じるので、当該周知技術における他の構成Bと一体不可分である(下線部は、上記判例に基づいている)。

(2’)主引用例に適用する周知技術の構成Aは、当該周知技術における他の構成Bと一体不可分である。

(3)周知技術における一体不可分の複数の構成から、一部の構成のみを分離して、主引用例に適用することは容易でない。

 上記(3)の主張により、対象発明の進歩性が認められる可能性が十分にある。

 上記に関連する別の判例は、判例No14(進歩性 引用例において、ひとまとまりの構成の一部のみを把握することはできない。 - hanreimatome_t’s blog)を参照。

 

2.上記判決の内容
2.1 本件発明と主用例との相違点
 『本件発明1では,前記皮革パネルの周縁部が「折り曲げられ」ものであって,前記「曲げ部」が「折り曲げ部」であるのに対して,引用発明1では,前記皮革パネルの周縁部は「折り曲げられ」たものではなく,前記「曲げ部」は「折り曲げ部」ではない点。』
 ここで、『』内は上記判決文からの抜粋です。

 なお、本件発明1は、特許第4155708号の請求項1に係る発明であり、その記載は、次の通り。
「【請求項1】
圧搾空気が封入された球形中空体の弾性チューブと,
該チューブ表面全面に形成された補強層と,
該補強層上に直接またはカバーゴム層を介して接着された複数枚の皮革パネルとを備えた球技用ボールにおいて,
前記皮革パネルは,その周縁部が前記弾性チューブ側に折り曲げられる折り曲げ部を有し,前記皮革パネルの折り曲げ部にて囲まれた前記皮革パネルの裏面に,厚さを調整する厚さ調整部材が接着せしめられ,
前記皮革パネルの折り曲げ部に設けられる接合部において,隣接する皮革パネルと接着されてなる球技用貼りボール。」
 引用発明1は、主引用例である仏国特許出願公開第2443850号明細書に記載されたものである。

2.2 周知技術の内容
 周知の縫いボールでは、隣接する皮革パネル同士の周縁部は、折り曲げられており(構成A)、かつ、互いに縫い合わされている(構成B)。

2.3 判示事項の独自解釈と、判示事項の抜粋
 周知技術において、構成Aは、構成Bにより必然的に生じるので、構成Bと一体不可分である。
 したがって、周知技術における一体不可分の複数の構成A,Bから、一部の構成Aのみを分離して、主引用例に適用することは容易でない。

 次の『』内は、上記判例における裁判所の判断からの抜粋です。
『縫いボールにおいて,「折り曲げ」は,縫うことによって必然的に生じるものであり,両者は一体不可分の構成ということができる。したがって,折り曲げ部を有する縫いボールが周知であるとしても,このうち折り曲げる構成のみに着目し,これを縫いボールから分離することが従来から知られていたとは認められず,これが容易であったということもできない。』

 

弁理士 野村俊博

進歩性 機能で進歩性が認められる。

進歩性 機能で進歩性が認められる。

判例No.28  平成20年(行ケ)第10345号 審決取消請求事件

以下は独自の見解です。

 

1. 機能を考慮した進歩性の判断

 次の(a)(b)の場合に、次の(c)に該当すれば、対象の発明の進歩性が認められる可能性が高い。

 

(a)対象の発明において、特定の構成により、特定の機能が得られる。

(b)「当該構成に対応する構成が副引用例に記載されている。

(c)上記機能は、主引用例にも副引用例にも記載されていない。

 

 ただし、請求項の記載において、上記機能が得られることが明確になっている必要があると思う。例えば、請求項において、上記機能自体を明記し、または、上記機能を得るための、複数の構成要素同士の関係を明記する必要があると思う。上記判例での特許第3806396号の請求項1には、上記機能自体(後述の構成1)も、上記機能を得るための、複数の構成要素同士の関係(後述の関係2)も記載されている。

 

 特許第3806396号の請求項1は次の通りです。下線はここで付しました。最初の下線は、構成要素同士の関係の記載であり、二番目の下線は、機能自体の記載です。

「【請求項1】椅子本体の両肘掛部の上面適所に人体手部を各々載脱自在でこれらに空圧施療を付与し得るよう,椅子本体の両肘掛部に膨縮袋を各々配設し,且つ各膨縮袋に圧縮空気給排装置からの給排気を伝達するホースを各々連通状に介設してなる圧縮空気給排気手段を具備させた手揉機能付用施療機であって,該手揉機能付用施療機の各肘掛部は,肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁を立設して,肘掛部の上面をこの弧状の立上り壁で覆って人体手部の外面形状に沿う形状の肘掛部に各々形成されており,且つ,前記立上り壁の内側部には膨縮袋を配設すると共に,前記肘掛部の上面に二以上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群を配設して,前記肘掛部の上面に配設した膨縮袋群は,圧縮空気給排装置からの給気によって膨縮袋の肘幅方向の外側一端よりも内側他端が立ち上がるように配設され,前記膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させ肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて,立上り壁内側部に配設された膨縮袋と肘掛部の上面に配設された膨縮袋群とを対設させた膨縮袋間で人体手部に空圧施療を付与させるようにした事を特徴とする手揉機能付施療機。」

 

2.上記判例についての独自解釈と判示事項

2.1 独自解釈

 本件発明(特許第3806396号の請求項1)では、手揉機能付施療機において、次の構成1と構成要素同士の関係2により、次の機能3が得られる。

 

構成1:肘掛部において「肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁を立設し」

構成要素同士の関係2:「前記立上り壁の内側部には膨縮袋を配設すると共に・・・肘掛部の上面に配設した膨縮袋群は,圧縮空気給排装置からの給気によって膨縮袋の肘幅方向の外側一端よりも内側他端が立ち上がる」→立上り壁の内側部の膨縮袋と、肘掛部の上面に配設した膨縮袋群とで人体手部を挟持して、次の機能3が得られると解される。

機能3:「肘掛部上に人体手部を安定的に保持させ」が得られる

 ここで、各「」内の記載は、本件特許第3806396号の請求項1からの抜粋です。

 

 主引用例(特開2001-204776号公報)には、上記構成1と構成要素同士の関係2と機能3のいずれも記載されていない。

 副引用例(特開昭50-136994号)には、上記構成1は記載されているが、構成要素同士の関係2と機能3は記載されていない。

 

2.2 判示事項

 これについて、上記判例では、次のように判断されていると解する。

 機能について格別の検討をすることなく,専ら,上記構成1の立上り壁などの形状に着目して,本件発明が容易に想到できるとした審決は誤りである。

 

 これに関する次の「」内は、上記判例からの抜粋です。

「審決は,その事実認定を前提として,引用発明1の外側壁を『湾曲状に形成された立上り壁』とするとともに,「外側壁に対向する対向面を『肘掛部の上面』とし,各肘掛部を『肘掛部の上面をこの湾曲状の立上り壁で覆って人体手部の外面形状に沿う形状に形成』することについて,容易に想到できたとの結論を導いたものであるから,その判断にも誤りがあるというべきである。

すなわち,審決は,相違点1に係る構成に関し,その機能について格別の検討をすることなく,専ら,立上り壁と肘掛部上面の形状に着目して,容易想到であると判断した。」

 

3.請求項の記載の検討

 請求項に係る発明において、特定の機能が必須のものである場合には、当該機能が得られることを請求項で明確にしておくことにより、発明の進歩性が認められる可能性が高まると思う。

 すなわち、どの引用例にも、その機能が記載されておらず、単に組み合わせるだけでは当該機能を有するような構成に至らない場合には、複数の引用例から請求項に係る発明に容易に想到できないと言える可能性が高い。例えば、主引用例に副引用例の部材を適用する場合に、当該部材の形状を変更しなければ上記機能が得られない場合には、これらの引用例から請求項に係る発明に容易に想到できないと言えると思う。

 このような場合に、請求項において、上記機能自体を明記し、または、上記機能を得るための、複数の構成要素同士の関係を明記することにより、当該機能を進歩性の根拠にできると思う。

 

弁理士 野村俊博