進歩性 対象発明と引用例とで、解決する課題が同じであり、かつ、解決手段に共通点があっても、厳密に見た場合に解決原理が異なっていれば、進歩性が認められる。

進歩性 対象発明と引用例とで、解決する課題が同じであり、かつ、解決手段に共通点があっても、厳密に見た場合に解決原理が異なっていれば、進歩性が認められる。

 

判例No. 35 平成25年(ネ)第10051号 特許権侵害行為差止等請求控訴事件

 

※以下は独自の解釈です。

 

1.本件発明の内容
 上記判例における特許第2137621号の請求項1に係る発明(本件発明)は、次の「」内の通りです。
「【請求項1】 版を装着して使用するオフセット輪転機版胴において、前記版胴の表面層をクロムメッキ又は耐食鋼で形成し、該版胴の表面粗さRmaxを
6.0μm≦Rmax≦100μm
に調整したことを特徴とするオフセット輪転機版胴。」

 

2.主引用例との相違点
 本件発明では、版胴の表面粗さRmaxが6.0μm≦Rmax≦100μmであるのに対し、主引用例(証拠の設計図)では、版胴の表面粗さRmax=2.47~4.02μmが調整されている点で、両者は相違する。

 

3.副引用例の内容
 副引用例(特開昭57―156296号公報)では、版胴にかけられる印刷版用基材において、版胴との接触面となる裏面の表面粗さを20μm以上,好ましくは25~100μmとすることにより(ただし、表面粗さがRmaxかRaであるかは不明)、版胴へのフィット性を向上させ,印刷中に版胴との間にズレや歪みを生じにくくしている。

 

4.判示事項(独自解釈)
 副引用例では、次の原理により、版胴とのズレの問題を解決している。副引用例では、版胴ではなく,版胴にかけられる印刷版用基材を、圧縮弾性が得られる材料(樹脂層を含む材料)で形成し、当該基材において版胴と接触する裏面に適度な凹凸をつけている。これにより、版胴に対するフィット性が高まり、版胴とのズレの発生を防止している。
 これに対し、本件発明では、次の原理により、版胴とのズレの問題を解決している。本件発明では、金属製の版胴の表面粗さRmaxを6.0μm≦Rmax≦100μmに調整している。これにより、版と版胴間の摩擦係数を増加させることで、版ずれトラブルを防止している。
 このように、副引用例と本件発明では、面の凹凸を調整する点では共通するが、副引用例では、圧縮弾性材料とのフィット性を高めてズレを防止しているのに対し、本件発明では、金属製の表面の凹凸で摩擦係数を増加させてズレを防止しているので、両者の課題解決原理が相違する。
 また、本件発明の課題解決原理は、主引用例と副引用例のいずれにも記載されていないので、本件発明は、主引用例と副引用例に基づいて容易に発明をすることができたものであるとは認められない。

 

5.実務上の指針
 対象発明と引用発明とで、解決する課題が同じであり、かつ、解決手段に共通点(上記判例では面の凹凸を調整するという共通点)があっても、厳密に見た場合に解決原理が異なっていれば(上記判例では、フィット性の向上と摩擦係数の増加とで相違する)、進歩性が認められる。

 なお、上記判例では、本件発明の権利行使が認められている。これは、その上記請求項1において、記載が短くて限定が少なかったことにもよると思えた。
 したがって、発明のポイント(上記判例では、Rmaxが6.0μm≦Rmax≦100μmである点)さえ記載すれば、他の内容はできるだけ簡潔に、不要な限定をせずに記載するのがよさそうと改めて思った。

 

弁理士 野村俊博

進歩性 複数の周知例を抽象化した技術を周知技術として認定することはできない

進歩性 複数の周知例を抽象化した技術を周知技術として認定することはできない。

 

判例No.34平成28年(行ケ)第10044号 審決取消請求事件

 

※以下は独自の解釈です。

 

1.実務上の指針

 主引用例に周知技術を適用することにより、対象の発明に容易に想到できるとされた場合、次の(1)(2)に該当すれば、次の(3)の主張をする余地がある。

 

(1)複数の引例にそれぞれ記載された複数の技術事項から、抽象化(一般化)された周知技術が認定されている。

(2)複数の引例にそれぞれ記載された複数の技術事項は、それぞれ互いに異なる目的で使用されている。

(3)認定された周知技術は、複数の周知例を抽象化したものである。しかも、複数の引例にそれぞれ記載された複数の技術事項の目的が互いに異なることを考慮すると、周知技術が複数の技術事項の組み合わせに相当するとしても、このような組み合わせは容易ではない。したがって、当業者は、このように抽象化したものを周知技術として把握できない。

 

2.判決の概要

2.1.本件発明の要点

 第1~第3の化合物半導体層を、それぞれn型、p型、p型として、この順に積層した赤外線センサ。この赤外線センサでは、第3の化合物半導体層のp型ド-ピング濃度が第2の化合物半導体層のp型ド-ピング濃度よりも高い。これにより、第2の化合物半導体層への赤外線入射で発生した電子と正孔のペアのうち電子が、第3の化合物半導体層へ拡散することを防止できる。

 

2.2 相違点

 主引用例(引用発明C)のπ-InSb層は、本件発明の第2の化合物半導体層に対応するが、「Undopted」とされているから、本件発明においてp型ド-ピングされた第2の化合物半導体層と実質的に相違する。

 

2.3 審決における相違点の判断

 赤外線検出器において、雑音を低減する手段として,赤外線検出器の光吸収層をp型ドーピングして所望のp型キャリア濃度にすることは,本件特許の出願日当時,周知である。

 

2.4 判示事項

 複数の引用例には、それぞれの目的に応じた技術事項が記載されている。

 審決が認定した周知技術は、これらの技術事項を抽象化したものであるで、このように抽象化した技術事項を周知技術として認めることができない。

 

 次の『』の記載は、これに関する上記判例からの抜粋です。

『このように,引用例3,引用例4,甲5,甲6には,光吸収層のドーピングの調整によって,量子効率の最大化,ライフタイムの最大化,ノイズの最小化,熱によるキャリア生成に対する光によるキャリア生成の比率の最大化,熱生成-再結合が起こる領域の最小化,オージェ再結合の抑制が図られる旨記載されているものである。また,甲7には,オージェ制限のある光検出器の検出能力の最大化は,p型ドーピングによって実現できる旨記載されている。

そうすると,赤外線検出器の検出能力を向上させるためには,その目的に応じて,光吸収層のドーピングを調整することが必要であるというべきである。引用例3,引用例4,甲5ないし7から,おおよそ赤外線検出器の検出能力を向上させるための技術事項として,「光吸収層のドーピングが,他の層のドーピング等とともに適切に設計されること」(前記①)や,光吸収層のドーピングが「ノンドープ,p型及びn型のいずれも可能であること」(前記②)といった抽象的な技術事項は認めることはできない。

 ・・・したがって,前記①及び②の周知技術は認めることができない。』

 

弁理士 野村俊博

進歩性 主引用例に副引用例を適用する際に副引用例の構成を変更すると対象発明の構成に至る場合に、当該変更によって副引用例の効果が失われる場合には、当該変更は容易ではない。

進歩性 主引用例に副引用例を適用する際に副引用例の構成を変更すると対象発明の構成に至る場合に、当該変更によって副引用例の効果が失われる場合には、当該変更は容易ではない。

 

判例No.33平成28年(行ケ)第10265号 審決取消請求事件

以下は独自の解釈です。

 

1.実務上の指針

 主引用例に副引用例を適用する際に、副引用例の構成を周知技術に基づいて変更すれば、対象発明の構成に至る場合に、次の(1)に該当すれば、当該適用の際に副引用例の構成を変更することは容易ではない。

 

(1)副引用例の構成を周知技術に基づいて変更すると、変更前の副引用例の効果が失われてしまう。

 

2.上記判例における本件発明と主引用例と副引用例

・本件発明

 本件発明では、盗難防止対象物に取り付ける盗難防止タグが、暗号コードを一部に含む解除指示信号を受信し、解除指示信号に含まれる暗号コードが、記憶されている暗号コードと一致するかを判断し、一致する場合には、その警報出力状態を解除する。

 

・主引用例

 主引用例では、盗難防止タグが、コード信号を受信し,前記コード信号を受信したと判定したら、その警報動作を解除する。

 

・副引用例

 副引用例では、盗難防止用の付け札は、受信したコード信号が、記憶されているコード信号と一致しているかを判断し、一致している場合には、その警報動作を解除する。

 

3.主引用例に副引用例を適用した構成と本件発明との共通点および相違点

 共通点:主引用例に副引用例を適用して得られる構成では、盗難防止タグが、コード信号を受信し、コード信号が、記憶されているコード信号と一致するかを判断し、一致する場合には、その警報出力状態を解除する点で、本件発明と共通する。

 相違点:主引用例への副引用例の適用では、本件発明の事項A「解除指示信号の一部に暗号コードが含まれている」には至らない。

 

3.判示事項

 周知技術「信号がコードを一部に含み,この信号に含まれるコードについて一致判断をする」に基づいて、主引用例に副引用例を適用して得られる構成を変更して上記事項Aに至るようにすることは、通常、容易ではなく,副引用例の構成を変更することの動機付けについて慎重に検討すべきであるとされた。

 これについて、次の「」内は、上記判決からの抜粋です。

 

上記判決からの抜粋:

「引用発明Aに引用例3事項を適用しても,相違点2に係る本件訂正発明8の構成に至らないところ,さらに周知技術を考慮して引用例3事項を変更することには格別の努力が必要であるし,後記(ウ)のとおり,引用例3事項を適用するに当たり,これを変更する動機付けも認められない。主引用発明に副引用発明を適用するに当たり,当該副引用発明の構成を変更することは,通常容易なものではなく,仮にそのように容易想到性を判断する際には,副引用発明の構成を変更することの動機付けについて慎重に検討すべきであるから,本件審決の上記判断は,直ちに採用できるものではない。」

 

 より詳しくは、次のように判断された。

 周知技術に基づく上記変更で、さらに,何らかの効果が得られるかは不明であり、当該変更により、副引用例が目的としている効果が失われてしまう。すなわち、副引用例では、コード信号である終了メッセージの時間スロット数が固定されていることにより、他の信号との識別が可能となっているのに、終了メッセージの時間スロット数を増やして、終了メッセージの一部にコード信号が含まれるようにすると、他の信号とコード信号との識別ができなくなってしまう。

 

弁理士 野村俊博

進歩性 請求項において構成に関する記載により引例との相違が明確にならない場合には、引例と異なる技術的意義を請求項に記載することもできる。

進歩性 請求項において構成に関する記載により引例との相違が明確にならない場合には、引例と異なる技術的意義を請求項に記載することもできる。

 

判例No32 平成29年(行ケ)第10001号 審決取消請求事件

以下は、独自の見解です。

 

1.判例の概要

 本件発明(特願2014-116674号の請求項1に係る発明)における構成要素A「支柱が貫通する筒状の基礎体」が、引例(実開昭63-59973号)における構成要素a「支柱が貫通するパイプ」に対応する(と異なる)か否かが争われた。

 

 請求項1の記載からは、「筒状の基礎体」の技術的意義が不明確であるため、明細書を参酌して、その技術的意義が解釈された。

 その結果、構成要素Aは、当該技術的意義を有しない構成要素aには対応しないとして拒絶審決が取り消された。すなわち、本件発明の「筒状の基礎体」は引例の「パイプ」と異なるとして、拒絶審決が取り消された。

 

2.考察

 上記判例では、本件発明の「筒状の基礎体」の構成が、引例の「パイプ」の構成と異なることを、請求項1において表現するのは、かなり難しそうに思えた。本件発明の「筒状の基礎体」と引例の「パイプ」は、いずれも筒状であり、しかも、地中において、その内側にいずれも土や砂が充填されるようになっているからである。本件発明の「筒状の基礎体」の内側には土が充填され、引例の「パイプ」の内側において支柱との隙間に砂が充填されるようになっている。

 このように、請求項1における構成の表現により、「筒状の基礎体」が引例の「パイプ」と相違することを明確にするのが困難であったため、審査と審判で特許査定が得られなかった印象を受けた。

 

 上記判例では、本件発明の「筒状の基礎体」の技術的意義が引例の「パイプ」と異なることにより、両者が互いに異なるとされたので、請求項において、技術的意義を請求項に記載する補正も有効であると思う。これにより、特許庁での審査段階又は審判段階でスムーズに特許される可能性が高まるように思える。引例と構成が同じであっても、異なる技術的意義、機能又は目的が請求項に記載されていたことによって特許となった判例には、例えば次の3つがある。

進歩性 構成が同じでも機能が異なれば特許になる(物の発明)。 - hanreimatome_t’s blog

進歩性 使用時の状態の相違 目的の特定 - hanreimatome_t’s blog

進歩性 機能で進歩性が認められる。 - hanreimatome_t’s blog

 上記判例では、「筒状の基礎体」の技術的意義が、「支柱の荷重を地盤に伝え,地盤から抵抗を受ける」ことであると判断されたので、上記判例の場合には、「筒状の基礎体は、支柱の荷重を地盤に伝え,地盤から抵抗を受ける」というような記載を審査段階で請求項1に追加する補正も、スムーズな権利化の観点から有効であるように思える。

 

弁理士 野村俊博

権利範囲 請求項において明確な用語も明細書を参酌して解釈される。

権利範囲 請求項において明確な用語も明細書を参酌して解釈される。

 

判例No. 31 平成18年(ネ)第10007号損害賠償請求控訴事件

 

以下は、上記判例について検討した独自の内容です。

 

1.実務上の指針

 侵害訴訟の場面では、特許発明の権利範囲に関して、特許請求の範囲に記載された用語の意義は、下記(1)の場合だけでなく、下記(2)の場合でも、明細書及び図面を考慮して解釈される。

 

(1)特許請求の範囲に記載された用語が、特定の意味で使用されている抽象的かつ機能的な表現であるため,その技術的意義が当業者にとって理解できない場合

 

(2)特許請求の範囲の文言が一義的に明確である場合

 

 上記(2)のように、特許請求の範囲の文言が一義的に明確であるか否かにかかわらず、特許請求の範囲の用語の意義は、明細書及び図面を考慮して解釈されるので、特許請求の範囲で使用する用語の定義や関連の記載を、当該用語が希望の権利範囲内となるように記載しておく。

 特に、権利範囲の解釈に発明の課題及び作用効果が参酌されるので(権利範囲の解釈に発明の課題及び作用効果が考慮される - hanreimatome_t’s blog)、当該課題を解決し当該作用効果を得るための最小の必須要件を慎重に検討して確認し、当該最小の必須要件に関連させながら、請求項の文言(用語や表現)についての説明や定義を明細書に記載する。

 例えば、「透液性」という用語は、液体を少しでも透過させれば、透液性を有するのか否かが理解できないので、明細書の記載(例えば実施例)を参酌して必要以上に限定解釈される可能性が高いと思われる。そのため、どの程度の透液性であれば、発明の課題を解決し発明の作用効果が得られるのかを、明細書に記載しておく。例えば、明細書において、透液性を、課題及び作用効果と関連させて記載する。可能であれば、更に、意図する権利範囲となるような透液性を表す数値範囲を一例として明細書に記載しておく。

 

2.上記判例の判示事項の独自解釈

 上記判例では、請求項1の用語「読出順序データ」が明細書を参酌して限定解釈された結果、被製品が請求項1の権利範囲外となった。

 次の「」内は、上記判例からの抜粋です。

 

「当該特許発明の特許請求の範囲の文言が一義的に明確なものであるか否かにかかわらず,願書に添付した明細書の発明の詳細な説明の記載及び図面を考慮して,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈すべきものと解するのが相当である。」

 

弁理士 野村俊博

進歩性 本件発明と主引用例とで、課題の相違により構成要素の大きさや強度などが相違するといえる場合、当該課題を解決する本件発明の発明特定事項は、容易に想到できたものではない。

進歩性 本件発明と主引用例とで、課題の相違により構成要素の大きさや強度などが相違するといえる場合、当該課題を解決する本件発明の発明特定事項は、容易に想到できたものではない。

 

判例No30 平成21年(ネ)第10028号特許権侵害差止等請求控訴事件

 

 以下は、独自の見解です。

 

1.実務上の指針

 対象発明が次の(1)と(2)の場合には、(2)を理由として、次の(3)を主張することにより、対象発明の進歩性が認められる可能性が高い。

 

(1)対象発明の請求項に記載により特定される事項Aは、主引用例との相違点となる。

(2)上記事項Aから対象発明の課題を解釈でき、この課題が主引用例の発明の課題と異なることにより、上記事項Aに含まれる構成要素の大きさや強度などの構造にも、主引用例との違いが生ずる。

(3)上記事項Aは、当業者にとって適宜考慮し得る単なる設計事項ということはできず、事項Aを埋めるような副引用例の適用も容易でない。

 

2.上記判例の本件発明について

 本件発明は、特許第第3499754号の発明であり、その請求項1は、次の「」内の通りです。

 

「【請求項1】基礎コンクリートに固定されたテツダンゴ上に載置され、かつ、複数のアンカーボルトおよびこれらに螺合された複数のナットを介して前記基礎コンクリートに仮止めされたベースプレートを有する鉄骨柱の建入れ直し装置であって、上部および下部を有するフレームと、該フレームの上部を貫通し前記フレームの下部に向けて伸びるボルトと、前記フレームの上部およびその下部間に配置されかつ前記ボルトに螺合され、前記ボルトの軸線方向にのみ移動可能であるナットとを含み、前記ナットの上方に前記ベースプレートの縁部を配置可能である、鉄骨柱の建入れ直し装置。」

 

3.本件発明との相違点

本件発明と主引用例(乙1発明:特開昭60-112597号公報)とは,『本件発明は「基礎コンクリートに固定されたテツダンゴ上に載置され,かつ,複数のアンカーボルトおよびこれらに螺合された複数のナットを介して前記基礎コンクリートに仮止めされたベースプレートを有する鉄骨柱の建入れ直し装置」(構成要件A及びF)であるのに対し,乙1発明は「地面からの車両ホイスト」である点』で相違する。

ここで、『』内は、上記判例からの抜粋です。

 

4.判例の独自解釈

 以下は、上記判例を独自に解釈した内容です。

 本件発明では、請求項1の記載から、ベースプレートの重量は、主にテツダンゴにより支持され、ナットは、ベースプレートの傾きを調節するために、ベースプレートの縁部を上下位置調節可能に支持すると解釈できる。

 これに対し、主引用例では、チャリオット(本件発明のナットに対応)により、車両の全重量を支持して、車両を持ち上げる。

 したがって、主引用例には、車両(本件発明のベースプレートに対応)の傾きを調節するという課題が記載されていない。そうすると、主引用例におけるチャリオットに関する大きさや強度などの構造は、本件発明において、ベースプレートの重量の一部のみを支持するナットに関する大きさや強度などの構造と異なる。

 よって、上記相違点に係る本件発明の事項は、当業者にとって適宜考慮し得る単なる設計事項でなはなく、当該事項を埋めるような副引用例の適用も容易でない。

 

弁理士 野村俊博

進歩性 一体不可分の複数の構成から一部の構成だけを分離するのは、容易でない。

進歩性 一体不可分の複数の構成から一部の構成だけを分離するのは、容易でない。

判例No.29 平成22年(行ケ)第10162号 審決取消請求事件


1.実務上の指針
 対象発明の進歩性が、次の(1)により否定されている場合に、次の(2)に該当すれば、次の(3)の主張ができる。

 なお、対象発明の進歩性が、次の(1)により否定されている場合に、次の(2’)に該当する場合でも、次の(3)の主張ができると思う。


(1)主引用例に周知技術の構成Aを適用することで、本発明に容易に想到できる。
(2)主引用例に適用する周知技術の構成Aは、周知技術における他の構成Bにより必然的に生じるので、当該周知技術における他の構成Bと一体不可分である(下線部は、上記判例に基づいている)。

(2’)主引用例に適用する周知技術の構成Aは、当該周知技術における他の構成Bと一体不可分である。

(3)周知技術における一体不可分の複数の構成から、一部の構成のみを分離して、主引用例に適用することは容易でない。

 上記(3)の主張により、対象発明の進歩性が認められる可能性が十分にある。

 上記に関連する別の判例は、判例No14(進歩性 引用例において、ひとまとまりの構成の一部のみを把握することはできない。 - hanreimatome_t’s blog)を参照。

 

2.上記判決の内容
2.1 本件発明と主用例との相違点
 『本件発明1では,前記皮革パネルの周縁部が「折り曲げられ」ものであって,前記「曲げ部」が「折り曲げ部」であるのに対して,引用発明1では,前記皮革パネルの周縁部は「折り曲げられ」たものではなく,前記「曲げ部」は「折り曲げ部」ではない点。』
 ここで、『』内は上記判決文からの抜粋です。

 なお、本件発明1は、特許第4155708号の請求項1に係る発明であり、その記載は、次の通り。
「【請求項1】
圧搾空気が封入された球形中空体の弾性チューブと,
該チューブ表面全面に形成された補強層と,
該補強層上に直接またはカバーゴム層を介して接着された複数枚の皮革パネルとを備えた球技用ボールにおいて,
前記皮革パネルは,その周縁部が前記弾性チューブ側に折り曲げられる折り曲げ部を有し,前記皮革パネルの折り曲げ部にて囲まれた前記皮革パネルの裏面に,厚さを調整する厚さ調整部材が接着せしめられ,
前記皮革パネルの折り曲げ部に設けられる接合部において,隣接する皮革パネルと接着されてなる球技用貼りボール。」
 引用発明1は、主引用例である仏国特許出願公開第2443850号明細書に記載されたものである。

2.2 周知技術の内容
 周知の縫いボールでは、隣接する皮革パネル同士の周縁部は、折り曲げられており(構成A)、かつ、互いに縫い合わされている(構成B)。

2.3 判示事項の独自解釈と、判示事項の抜粋
 周知技術において、構成Aは、構成Bにより必然的に生じるので、構成Bと一体不可分である。
 したがって、周知技術における一体不可分の複数の構成A,Bから、一部の構成Aのみを分離して、主引用例に適用することは容易でない。

 次の『』内は、上記判例における裁判所の判断からの抜粋です。
『縫いボールにおいて,「折り曲げ」は,縫うことによって必然的に生じるものであり,両者は一体不可分の構成ということができる。したがって,折り曲げ部を有する縫いボールが周知であるとしても,このうち折り曲げる構成のみに着目し,これを縫いボールから分離することが従来から知られていたとは認められず,これが容易であったということもできない。』

 

弁理士 野村俊博