進歩性 主引用例の部材Ａの必須条件ａ（不燃性）と副引用例の部材Ｂの性質ｂ（難燃性）とが似ていても、条件ａを部材Ｂが満たすのかが副引用例から不明である以上、部材Ａを部材Ｂに置き換える動機づけはない。

進歩性　主引用例の部材Ａの必須条件ａ（不燃性）と副引用例の部材Ｂの性質ｂ（難燃性）とが似ていても、条件ａを部材Ｂが満たすのかが副引用例から不明である以上、部材Ａを部材Ｂに置き換える動機付けはない。

判例No.18 平成２７年（行ケ）第１０２３３号 審決取消請求事件

※以下は、この判決についての独自の見解です。

１．本件発明と主引用例との相違点

　特許第５１４２０５５号の請求項１に係る本件発明では、透明不燃性シートからなる防煙垂壁において、透明不燃性シートが不燃性材料の規格を満たす。

（具体的には、請求項１に記載されているように、透明不燃性シートは、不燃性材料の規格である「輻射電気ヒーターから透明不燃性シートの表面に５０ｋＷ／ｍ２の輻射熱を照射する発熱性試験において，加熱開始後２０分間の総発熱量が８ＭＪ／ｍ２以下であり，且つ加熱開始後２０分間，最高発熱速度が１０秒以上継続して２００ｋＷ／ｍ２を超えない」を満たす）。

　これに対し、主引用例（甲１：米国特許第５２４００５８号明細書）では、「樹脂で被覆したガラス繊維織物（透明不燃性シートに対応）」が透明であるとは記載されていない。

２．審決の判断の概要

　副引用例（甲６：特開平５－１２３８６９号公報）には、「ウエルディングカーテン材」は難燃性であると記載されており、「ウエルディングカーテン材」は透明でもあることも記載されている。

　この副引用例について、『実施例１の「ウエルディングカーテン材」は、上記(ウ)で検討したとおり、防煙垂壁に求められる「不燃性」を備えている蓋然性が高く、仮に「不燃性」を備えていないとしても、「不燃性」を備えるようにすることは、当業者が適宜なし得る単なる設計的事項である。』と判断している。

　ここで、『』内は、審決（無効2014-800024号）からの引用です。

３．判示事項

　主引用例（甲１）への副引用例（甲６）の適用について、『甲６文献には，同ウエルディングカーテン材が不燃性規格を満たすものであるか否かについてはその記載がなく，甲６発明のウエルディングカーテン材が不燃性規格を満たすかどうかは不明である。防煙垂壁において，不燃性規格を満たすべきことが周知の課題であったことからすると，当業者が，甲１発明の防煙垂壁として，甲６発明のウエルディングカーテン材を組み合わせる動機付けに乏しいといわざるを得ない。』と判断している。ここで、『』内は、上記判決からの引用です。

　また、副引用例（甲６）において、ウエルディングカーテン材が不燃性規格を満たすことが記載されていない点について、『甲６文献からこの点が明らかではない以上，同ウエルディングカーテン材が不燃性規格を満たす蓋然性が高いとまではいえず，当業者が甲６文献の実施例１の再現実験をして，同ウエルディングカーテン材が不燃性規格を満たしているかどうかを確認するのが当然であるということもできない』と判断している。ここで、『』内は、上記判決からの引用です。

　上記を理由の１つとして、本件発明の進歩性を否定した審決が取り消されている。

４．実務上の指針

　権利化しようとする対象発明の進歩性が、下記（１）の論理付けにより否定されそうな場合、下記（１）の論理付けが最もらしくても、下記（２）に該当する場合には、諦めずに例えば下記（３）のような反論をする。

（１）主引用例において部材Ａが条件ａ（不燃性）を満たすことが必須であり、副引用例の部材Ｂが条件ａに似た性質ｂ（難燃性）を有しており、主引用例において部材Ａに部材Ｂを適用すると（部材Ａを部材Ｂに置き換えると）対象発明に至る。

（２）部材Ｂが条件ａを満たすかが副引用例からは不明である。

（３）副引用例において部材Ｂが条件ａを満たすかが不明である以上、主引用例において、条件ａを必須とする部材Ａを、部材Ｂに置き換える動機付けはない。

弁理士　野村俊博